ライセンス契約のすべて 実務応用編　／ 吉川達夫 , 森下賢樹

ライセンス契約の実務を体系的に理解し、契約作成・交渉・リスク管理を一冊で網羅した定番の実務書です。

【ロイヤルティの回収に関する留意点】

【通常実施権の第三者対抗要件】

【独占禁止法に関する留意点】

• ライセンス契約において、ライセンシーが開発した改良技術について、①ライセンシーからライセンサーへの譲渡義務（アサインバック条項）や②独占的ライセンス義務（独占的グラントバック条項）を課した契約条項は、公正取引委員会のガイドライン「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」（以下、「ガイドライン」という）では、不公正な取引方法に該当し違法となる可能性があるとされている。
• 複数のライセンシーにライセンス（マルティプルライセンス）する場合、実施許諾した製品の販売価格、販売数量、販売先等を制限する行為が事業者の事業活動の相互拘束にあたり、当該製品の取引分野における競争を実質的に制限する場合には不当な取引制限となる。
• パッケージライセンス契約において、必要な範囲を超えた技術のライセンスがパッケージで義務付けられている場合は、ライセンシーの技術選択の自由が制限されることから、ガイドラインでは不公正な取引方法に該当し得るとされている。

【 TPP 協定に基づく特許権の延長】

• TPP協定に基づき、日本で特許権を取得した者は、特許出願の日から5年、又は、出願審査の請求があった日から3年を経過した日のいずれか遅い日以後に特許権の設定登録があった場合には、その遅滞期間（上記いずれか遅い日～設定登録までの期間）だけ特許権の存続期間を延長することを可能とした。ただし、拒絶査定不服審判や拒絶審決に対する審決取消訴訟に要した期間については延長されない。

【ライセンス契約全般に関する留意点】

• 「完全合意条項（Entire Agreement Clause）」とは、契約書に明記された内容以外の合意の存在を否定する条項をいう。契約締結前の交渉過程で成立した合意や了解事項をすべて無効化することで、契約書以外の事情に起因するトラブルを未然に防ぐことができる。
• 特許ライセンス契約においては、特許が無効になった場合に限らず、（年金不払い等により）特許権が消滅した場合についても契約が直ちに終了するといった内容の規定を設けておくことも考慮に値する。
• ロイヤルティに賦課される源泉徴収税（withholding tax）をどちらが負担するか明記する必要がある。日米間では、2004年以降新しい租税条約が適用され、 ロイヤルティについては税金がかからなくなったので、純粋な使用料だけを送金すればよくなったが、その他の国との間では契約書に明記しないとトラブルになり得る。